La SGAE reclamó a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada por importe de 16.759,25 euros correspondiente a los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004.

Esta Sentencia da respuesta a la consulta que la Audiencia Provincial de Barcelona, realizó al Tribunal de Justicia de la UE, con el fin de conocer si el sistema de gravamen español es conforme con la Directiva comunitaria 2001/29 sobre derechos de autor, y si la SGAE puede reclamar la compensación que correspondería por todos los dispositivos de almacenamiento comercializados por PADAWAN o sólo sobre aquellos que presumiblemente se hayan destinado a la copia privada.

El Tribunal de Justicia europeo ha declarado que "La aplicación del 'canon por copia privada' a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no es conforme con el Derecho de la Unión".

Esta Resolución, que solo afecta a empresas y a profesionales, no declara ilegal el canon digital, sino su "aplicación de forma indiscriminada a empresas y administraciones". De manera que el  usuario particular tendrá que seguir pagando el canon que se aplica a los CD's DVD,s o aparatos de reproducción de música que utiliza diariamente. De modo que cuando estos aparatos de reproducción de música sean puestos a disposición de personas físicas para fines privados, "no será necesario verificar en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas".

La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha señalado que la sentencia "abre un camino a lo que entendíamos que era una injusticia" aunque lamenta que da por hecho que los consumidores que adquieran equipos de reproducción los van a utilizar "de manera delictiva".
"Si la sentencia dice que el canon no es conforme al Derecho comunitario para aquellos equipos que sean adquiridos por profesionales, es mucho menos conforme a Derecho en el caso de los consumidores", ha señalado.

A saber…………

El canon digital es la tasa que se aplica sobre equipos y soportes electrónicos de uso masivo como móviles, MP3 y MP4, memorias USB, CDs, DVDs o discos duros externos para compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejan de percibir por la práctica de la copia privada.

El canon no es un impuesto ya que no se cobra directamente al ciudadano, sino a los fabricantes e importadores de equipos y soportes para la reproducción de obras, así como a los sucesivos adquirientes en la cadena de distribución. Sin embargo, en la práctica, esta tasa, que debe ir desglosada en las facturas, acaba siendo un impuesto indirecto al elevar el precio final del producto.

¿Quién decide las tarifas del canon?

Los ministerios de Cultura e Industria fijan los soportes y equipos a los que afecta el canon, así como la tarifa correspondiente en cada uno de ellos. Las tasas fueron fijadas el 18 de diciembre de 2007 y entraron en vigor el 1 de julio de 2008.

¿Qué soportes están obligados a pagar el canon?

El Boletín Oficial del Estado establece las siguiente clasificación:
- Soporte CD-R (0,17 euros).
- Soporte CD-RW (0,22 euros).
- Soporte DVD-R (0,44 euros).
- Soporte DVD-RW (0,60 euros).
- Grabadora CD (0,60 euros).
- Grabadora CD+DVD (3,40 euros).
- Memoria USB (0,30 euros).
- Teléfonos móviles/PDA MP3 (1,10 euros).
- MP3 y MP4 (3,15 euros).
- Discos duros, integrados o no en equipos, o U Autónoma Almac (12 euros).
- Fotocopiadoras, dependiendo de la velocidad: entre 13 ? y 227 ? (tarifa ésta para copiadoras que sobrepasan las 70 copias/minuto)
- MF Inyección Tinta (7,95 euros).
- MF Láser (10 euros).
- Escáner (9 euros).

¿Dónde va el dinero del canon?

Aunque los artistas son el objeto último de beneficio de este canon, son las sociedades de gestión de derechos de autor las que administran el cobro del mismo. En España, son ocho las entidades de este tipo: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA); Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP); Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE); y Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

A través de esta página se ofrecían enlaces a la red P2P eDonkey2000 que utiliza el programa emule, a través de los cuales los usuarios podían intercambiar archivos contenidos en dicha red.

La SGAE demandó al propietario del sitio web www.elrincóndejesus.com mediante la presentación de una demanda de juicio ordinario, solicitando la suspensión de los servicios prestados en dicha web y una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la comunicación pública y la reproducción de obras gestionadas en su repertorio en el periodo comprendido entre Octubre de 2007 al dia de la presentación de la demanda, así como al pago de 1.546,28 euros por los gastos de emisión de un informe pericial privado.

LA SGAE alegaba en su demanda la infracción de los derechos de explotación del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de reproducción del artículo 18 LPI y de comunicación pública del artículo 20.2 de dicha norma.

El demandando alegó que en su sitio web no se encontraban almacenadas obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, sino que simplemente publicaba enlaces para que los usuarios pudieran acceder a las citadas redes P2P. Así mismo, manifestó que no obtenía ningún tipo de beneficio económico, ni directo ni indirecto, con dicha web, ya que el acceso a la web era gratuito y no disponía de publicidad de terceros anunciantes.

El Juez ha demostrado un profundo conocimiento de la LPI así como de la normativa europea relacionada, ofreciendo en su Sentencia una motivación extensa y clara, que viene a determinar lo siguiente:

1º La pagina web de enlace a redes P2P, de la manera en que se configura la web elrincondejesus, no vulnera en la actualidad los derechos de explotación que les confiere a los autores la LPI. Este sistema de enlaces o links, no supone distribución, ni reproducción ni comunicación publica.

Ello es así porque el juez considera que la protección regulada por la LPI no contiene previsión alguna que prohíba favorecer, permitir u orientar a los usuarios de la red de Internet que acceden a este tipo de páginas, la búsqueda de obras que luego van a ser objeto de intercambio a través de las redes P2P.

2º Considera que la actividad de la web elrincondejesus se limita a crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a las redes de intercambio de archivos P2P mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales, no suponiendo con ello una ilícita comunicación pública ni reproducción de obras protegidas.

Es por ello por lo que desestima íntegramente la demanda de la SGAE y la condena en costas. No obstante, es preciso señalar que esta sentencia puede recurrirse, por lo que aun no es firme.

En este afán tan positivo y en las ganas de explicar mas si cabe su fallo, el juez viene a aclarar ciertos puntos controvertidos, como son:

Limite de copia privada: El artículo 31.2 exige que la copia privada se haga a partir de obras a las que se haya accedido legalmente:
2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a, los programas de ordenador.

Este precepto se refiere a la legalidad del acceso y no a la legalidad de la fuente, por lo que concluye, que los usuarios de estas redes (P2P) acceden legalmente a las obras, por cuanto han celebrado un contrato lícito y válido a cambio de un precio con un prestador de servicios de la Red.

Dispositivos de grabación: Recuerda SSª, que los discos duros de los ordenadores, los DVDs, CDS y discos duros portátiles en los que pueden grabarse la copia privada descargada de estas redes, ya están sometidas al pago de un canon o compensación equitativa (artículo 25 LPI), cuyo destino es precisamente el beneficio o compensación de los autores de las obras protegidas y de sus entidades de gestión de derechos, como es la SGAE.

Según BSA, asociación que agrupa a las principales empresas de software, en el mes de diciembre la comercialización de equipos de cómputo conteniendo software pirata –con la idea errónea de reducir precios– alcanzaría su pico, llegando incluso a duplicarse en comparación a otros meses del año.

La piratería de software conlleva importantes riesgos tecnológicos, económicos y legales. El uso de software ilegal incrementa las posibilidades de que el software no funcione de manera correcta. Aumenta los riesgos de virus, lo que podría significar el daño o pérdida total de los contenidos del disco duro. Del mismo modo, puede generar conflictos en los sistemas y con ello causar importantes perjuicios económicos.

Además, quien utiliza o distribuye software ilegal queda sujeto a fuertes sanciones legales, de responsabilidad penal y civil, que van desde elevadas multas hasta la cárcel.

Decálogo para una compra segura

1.     Solicite varias cotizaciones para obtener el mejor precio por sus equipos y asegúrese de que el proveedor aclare si el equipo cuenta con software legal.

2.     Exija boleta de venta o factura  por el equipo nuevo y los soportes de los programas que adquirió, ya sea con el CD de instalación (adjuntando manual y, en su caso, COA o sticker) o un certificado impreso y/o direcciones donde registrar los programas.

3.     Revise posibles elementos sospechosos. Manuales con faltas de ortografía, fotocopias y/o discos rotulados a mano con los nombres de los programas instalados son, por lo general, programas ilegales de software.

4.     Cuidado con los “todo incluido”. No es lo habitual que una sola computadora esté cargada con muchos programas de software de diversos tipos.

5.     Mucha atención a los precios muy bajos. Pueden ser signos de alerta y posibles programas ilegales.

6.     No todos los “combos” son buenos. Algunos comerciantes ofrecen versiones especiales de varios programas en un solo paquete. Asegúrese de la legalidad de estos programas.

7.     Verifique que el lugar donde compra sea confiable, que extienda una garantía y brinde las seguridades del caso para su inversión como un negocio legalmente establecido.

8.     Las computadoras no sólo pueden estar cargadas con programas ilegales de software. También pueden contener copias ilegales de películas y juegos.

9.     Lea la letra chica. A veces los equipos son cargados con programas de prueba, versiones demo o ediciones especiales para ciertos grupos de usuarios o países. Pídale al vendedor que le explique los términos de la licencia de los programas ofrecidos o instalados.

10.   Si usted es víctima de un caso de software ilegal puede denunciar esta situación en www.bastadepirateria.com

Cómo proteger los conocimientos que tengo y cómo adquirir aquéllos de los que carezco, ésa parece ser la gran pregunta de los sistemas de propiedad intelectual y ésa es también, sin dudas, la diferencia entre algunas empresas exitosas y otras que no lo son.

Se dice que una razón para el notorio éxito comercial de ciertas minorías raciales y religiosas, pudo haber radicado en las redes de información con que contaban, que eran relativamente inaccesibles a los de afuera.

Muchas empresas entendieron el valor de su conocimiento e inventaron medios para protegerlos; esa diferencia competitiva ha sido determinante.

Por ejemplo, la Dutch East India, compañía holandesa creada en 1602 con el objeto de llevar a cabo el comercio marítimo entre Europa y Asia, fue una de las empresas más importantes del mundo antiguo. Se la conoce incluso como la primera empresa multinacional de la historia. La compañía tuvo un éxito enorme atribuido, entre otros factores, a la eficiente red de información con que contaba.

Ahora bien, el valor de la información depende en gran medida de la manera en que ésta sea explotada. Hay casos de iniciativas privadas muy interesantes que hicieron de la información un negocio, empezando con la mera casualidad.

La información es valiosa; el conocimiento, que no es otra cosa que la aplicación de inteligencia a una información dada, también lo es. El derecho siempre trata de equilibrar los intereses entre las personas.

Sea cual fuere el nombre que se le aplique en cada momento histórico, el conocimiento ha sido siempre un valor muy preciado por la humanidad. En estos días como nunca antes su valor pecuniario aumenta en proporciones geométricas. El conocimiento ha dejado de ser una mera ventaja competitiva. En la Era Industrial fue importante; lo fue en la Edad Media y también en el Renacimiento; ahora es en sí mismo comerciable y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo significan millones y millones de dólares.

Tecnología y Derecho han tenido siempre una relación tortuosa. Para que el conocimiento pueda, de alguna manera, ser propiedad de personas determinadas fue necesaria una evolución jurídica importante.

Es por esto que hay una constante en la relación entre la generación de conocimientos y la propiedad intelectual. Los pueblos culturalmente más avanzados producen más conocimientos y valoran más los suyos y los de terceros, por lo que procuran un régimen jurídico más protector de sus creaciones. Como contrapartida, los pueblos que menos valoran los conocimientos no solamente producen menos bienes culturales, sino que además desprecian en mayor medida las producciones culturales propias y ajenas, dándoles menores protecciones.

De todas maneras, en toda época de la humanidad, la obtención del conocimiento que no tengo y la protección del que sí tengo parece haber sido preocupación permanente.

Las leyes de propiedad intelectual son importantes a esos fines. Limitémonos cuidadosamente a protegerla y valorarla.

Adaptación de extractos del libro: Derecho de la Innovación Tecnológica. Una historia del tecnotropismo capitalista, Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, Segunda Parte, Cáp. 7.

(*) Socio de Carranza Torres & Asociados -Asesoramiento Legal en Tecnología-

“Aunque la cifra parezca poco considerable frente al tráfico de otras páginas, debemos tener en cuenta que se trata de un sitio de denuncias confidenciales, y que estamos trabajando en promover la cultura de denuncia frente delito. Los visitantes casi se duplicaron en los últimos meses. Esta es una evolución positiva en la cultura ciudadana y la llamada de BSA a hacer lo correcto”, explicó Gustavo León y León, Apoderado de los Miembros de Business Software Alliance (BSA) en Perú.

El portal, creado por Business Software Alliance (BSA), es un espacio para denunciar la piratería en América Latina, y al mismo tiempo incentivar la participación de los usuarios de computadores para reducir la ilegalidad del software y de esta manera reafirmar el respeto frente a la propiedad intelectual y los derechos de autor.

“La gran acogida que ha tenido www.bastadepirateria.com demuestra que, poco a poco y con el esfuerzo de todos, hemos logrado incentivar a los peruanos para utilizar de forma positiva las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance, en este caso denunciando el uso ilegal del software. Esto demuestra su interés para actuar como buenos ciudadanos al denunciar delitos que nos afectan a todos” afirmó Gustavo León y León.

Imagine que usted tiene una página web poco visitada, con un Page Rank [i] muy bajo, y quiere darle un impulso en ese buscador tan conocido y que cientos de millones de internautas utilizan a diario. ¿Hay alguna solución rápida y efectiva?. Pues sí: compre su posición con una kewyord y aparezca al lado de las páginas web más visitadas del momento.

En efecto, así funciona uno de los sistemas de marketing online más exitosos actualmente. Bajo diversas marcas comerciales [ii] las keywords proporcionan a los usuarios la posibilidad de mediante micropagos por click, aparecer en la parte derecha de los resultados del buscador al lado de aquellas páginas que el algoritmo del motor de búsqueda considera las más visitadas.

Así, si usted decide comprar la keyword “coche”, cuando el usuario introduzca este término en el buscador, en la parte derecha de la página web aparecerá un link a su web de forma destacada, de tal manera que si el internauta “clicka” en él y accede a su página, usted deberá abonar una cantidad previamente acordada con la empresa que “vende” la keyword.

El sistema pues, parece extremadamente sencillo y actualmente ha supuesto una revolución en la publicidad online y en el modo en que el marketing se muestra en un canal tan dinámico como es Internet. Sin embargo y como era de esperar, no todo es tan simple como parece.

Los usuarios de keywords eligen personalmente el término que quieren utilizar para promocionar sus productos o servicios. Cuando éste es demandado por varios compradores simultáneamente, el término se somete a subasta. Así, palabras como “cartuchos para impresora” tendrán por lógica un coste-por-click (CPC) mayor que el de otras como “electrocardiógfafos” ya que la demanda comercial de aquellos es sensiblemente mayor que la de estos.  Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el usuario registra en el sistema como keyword un término que coincide con una marca comercial de la que no es titular?. ¿Puede considerarse tal uso un uso a título de marca y por tanto, el vincularlo a una página web constituir un acto de infracción al carecer de la pertinente autorización para ello por parte del titular?.

Sin perjuicio de lo que diferentes sentencias de tribunales estadounidenses han determinado [iii] y que a nuestro juicio constituye un valioso referente de cómo enfocar correctamente la posible ilicitud de este mecanismo de marketing, lo cierto es que ya hay un buen número de decisiones de distintos países europeos que contribuyen a dificultar un poco más la posibilidad de concretar una posición unánime al respecto. Es más, actualmente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se enfrenta a cuatro cuestiones prejudiciales [iv] sobre el asunto que esperemos zanje definitivamente la cuestión al menos en lo que a la legislación armonizada de marcas se refiere.

Sin ánimo de exhaustividad y país por país, las decisiones más relevantes en cuestiones de keywords e infracción de derechos de marca son las siguientes:

Alemania:[v]

La sala del lo Civil del Tribunal Supremo Federal de Alemania (BGH) ha resuelto dos recientes casos de AdWords en los que no encontró infracción marcaria y un tercero lo ha remitido a consideración al TJCE.

Caso Bananababy (I ZR 125/07): al concurrir identidad de términos y servicios ofrecidos con la keyword, al Tribunal sólo le restaba valorar el uso como infractor. En la medida en que la legislación marcaria está armonizada en la UE, el Tribunal ha remitido una cuestión prejudicial al TJCE al efecto de que se pronuncie sobre si tal uso constituye un uso a título de marca de acuerdo a la Directiva 89/104 CEE.

Caso PCB:  en este caso la keyword era PCB frente a la marca PCB-POOL. El Tribunal entiende que el consumidor medio entenderá el término PCB como el acrónimo de Printed Circuit Board (Placa de circuito impreso)  con lo que el riesgo de confusión desaparece al ser este un término de uso común y descriptivo que el titular de la marca no puede monopolizar.

Caso Beta Layout:  en este caso la controversia surgía entre un nombre comercial y una keyword. Sin embargo, el Tribunal entiende que el consumidor medio es perfectamente capaz de distinguir entre los resultados “orgánicos” (aquellos que resultan directamente del algoritmo) y los “patrocinados” (aquellos que se muestran a la derecha del buscador y se corresponden con la AdWord) no concurriendo el necesario requisito del riesgo de confusión para determinar la infracción de marca.

Austria:

Caso “Wein & Co.”: Los tribunales austriacos han considerado que el uso de keywords (cuando estas aparecen encima de los resultados como publicidad) constituye un acto de infracción de marca: “La demandada utiliza el término de la marca de la demandante como término de búsqueda para identificar su propia oferta. Así, relacionando su anuncio con esa palabra, el riesgo de confusión es manifiesto." [vi]

Francia:

Los tribunales franceses son unánimes: el uso como keyword de una marca registrada constituye un acto de infracción (bien aplicando la Ley de Marcas bien la de Competencia Desleal). De entre todos destacamos los siguientes:

Caso “Bourse des Vols”: el tribunal de instancia de Nanterre determinó en su sentencia de 13 de octubre de 2003 que el uso de la keyword “Bourse des Vols” (bolsa de vuelos) constituía un acto de infracción de marca imputable a Google en tanto en cuanto era responsable técnicamente de aprobar o eliminar dicho uso. [vii]

En sentencia de 10 de marzo de 2005, la Corte de Apelación de Versalles  confirmó la sentencia de Nanterre aunque matizó la responsabilidad de Google en la medida en que debería haber investigado seriamente el potencial infractor de las keywords sobre marcas registradas. [viii]

Actualmente la decisión está recurrida al Tribunal Supremo, el cual ha sometido el caso a cuestión prejudicial (ver nota número iii) con base en los precedentes Adam Opel  (Caso C48/05 – los productos y servicios a considerar son los efectivamente comercializados o suministrados por un tercero- ) y Céline (Caso 17/06 – “incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero”).

Caso Louis Vuitton: el tribunal Civil de París obligó en 2005 a Google a satisfacer a la prestigiosa empresa del lujo Louis Vuitton la cantidad de 280.000 € en concepto de daños y perjuicios por infracción de marca, competencia desleal y publicidad engañosa al haber consentido que sus competidores utilizaran los términos Louis Vuitton replica y Louis Vuitton fake  como keywords.

Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelación de Versalles e incrementó la sanción a 300.000 €.

Actualmente la sentencia se encuentra recurrida en casación y de nuevo se ha planteado cuestión prejudicial al TJCE (ver nota número iii) de la siguiente manera:

“En el caso del prestador de un servicio remunerado de remisión a sitios web que pone a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas y, mediante el contrato de remisión a sitios web, organiza la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces publicitarios hacia sitios web en los que se ofrecen productos falsificados, ¿el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/0104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, ¹ y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ² deben interpretarse en el sentido de que el prestador de dicho servicio hace un uso de estas marcas que el titular de las mismas está facultado para prohibir?

En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, ¿puede el titular de las mismas oponerse a dicho uso en base al artículo 5, apartado 2, de la Directiva y al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento?

En el supuesto de que dicho uso no constituya un uso que el titular de la marca esté facultado para prohibir, en aplicación de la Directiva y del Reglamento, ¿puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000,³ de modo que no podría incurrir en responsabilidad antes de que el titular de la marca le haya informado de que el anunciante hace un uso ilícito de dicha marca?”

Caso Le Meridien: el juzgado de Nanterre decidió imponer a Google la prohibición de ofrecer como keyword el término “Le Meridien”. Particularmente, la sentencia considera que Google participó activamente en la infracción al ofrecer mediante su herramienta online Keyword tool (creada para aconsejar en la elección de las keywords) sugerencias que pudieran inclinar al uso de términos registrados como marca.[ix]

La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Apelación de Versalles.[x]

Caso Accor: en este caso el demandado era Yahoo! a través de su sistema de keywords Overture. Al igual que en el caso Meridien, el juzgado de Nanterre decidió que Overture infringía los derechos de marca de la prestigiosa cadena de hoteles al ofrecer como sugerencias con su herramienta de posibles keywords, “Hotel Formule 1”, “Hotel Mercure” u “Hotel Accor”. Overture fue condenada a abonar 200.000 € a la multinacional. Como no podía ser de otro modo en los casos de infracción marcaria, la buena o mala fe está ausente del juicio sobre la infracción[xi].

La sentencia ha sido confirmada por la Corte de Versalles. [xii]

Caso Promovacances/Karavel:  finalmente en este caso el Tribunal de Gran Instancia de París (TGI) falló en el mismo sentido que las anteriores decisiones, condenando a Google por infracción de las marcas registradas “PROMOVANCES.COM” y “PROMOVACANCES” (para servicios de las clases 38, 39, 41 y 42) al haber sido usadas como keyword. Es de destacar que en este caso ambas marcas fueron calificadas de renombradas, circunstancia que justifica según el tribunal, la responsabilidad de Google.[xiii]

Reino Unido:

Actualmente las decisiones sobre casos de keywords o enlaces patrocinados en Reino Unido siguen la doctrina americana de uso visible de la marca en Internet. Es decir, no existirá infracción al menos que se demuestre o bien que el consumidor visualiza la marca afectada al realizar la búsqueda (por ejemplo porque se muestre encima o al lado del resultado) bien porque pueda saber que tras la misma se encuentra como keyword dicha palabra y sólo esa palabra y por tanto puede interpretar erróneamente el origen del producto o servicio ofertado (riesgo de confusión).

Caso Reed: en este caso, el uso como keyword de la marca registrada Reed para similares servicios (agencia de empleo) no fue considerado infractor ya que era “invisible” al consumidor: “Aunque el uso de una palabra reservada (keyword) pueda ser entendido como “uso en el comercio” o no (algo sobre lo que no me voy a pronunciar) no puedo ver que el hecho de que un banner  incontestablemente inofensivo por sí mismo, aparezca tras una búsqueda del término “Reed” o “trabajos Reed” pueda suponer una infracción en virtud del artículo 5.1 (b) (Directiva 89/104 EC). [xiv]

Holanda:

Para finalizar este breve repaso, debemos mencionar el caso Primakabin/Portakabin fallado en apelación por la Corte de la Haya. Es interesante por cuanto plantea la excepción del uso legítimo de marca así como su agotamiento (artículos 6 y 7 Directiva 89/104 EC) en relación con las keywords.

Ya en su momento la Corte de Apelación de Amsterdam [xv] decidió que el uso como keyword de la marca registrada Portakabin no podía considerarse infracción siempre que el mismo dirigiera al usuario directamente a la página donde se ofrecían los productos Portakabin. Por tanto, la titular de la keyword no estaba autorizado en ningún momento a dirigir a los usuarios directamente a su página web a través de la palabra clave.

Sin embargo, la Corte de la Haya relajó tales exigencias al considerar que el principio de agotamiento de la marca eximía a Primakabin de dirigir exactamente al consumidor a la web donde se ofertaban los productos Portakabin bastando con que efectivamente estos fueran ofrecidos a través de Internet en su página web principal (al considerarse a Primakabin como un revendedor de dichos productos). [xvi]

Aún es pronto para realizar ninguna conjetura sobre cómo razonará el TJCE respecto las cuestiones prejudiciales planteadas. Lo cierto es que cualquier caso es necesario que se posicione respecto de los nuevos usos que de los signos distintivos se viene haciendo en Internet y para los cuales, aparentemente, los Tribunales nacionales no son capaces de ofrecer una posición armonizada.

Es ciertamente discutible que el uso de una keyword pueda entenderse dentro de aquellos que el legítimo titular puede prohibir. Ahora bien, disfrutar de posiciones ventajosas en el mercado (sitios destacados en buscadores por ejemplo) mediante el uso de signos distintivos ajenos que “ocultamente” otorgan a nuestro negocio online una mayor “visibilidad” es una práctica que aplicando el más puro sentido de justicia debe ser perseguida. Si la Ley de Marcas no es el instrumento más apropiado para ello, creemos que el ordenamiento jurídico ofrece alternativas igualmente eficaces para su erradicación como la Ley de Competencia Desleal o la Ley General de Publicidad.  

Jorge Oria Sousa-Montes

Abogado

ABRIL ABOGADOS